이미 등록된 상표와 혼동 가능성이 있다는 이유로 상표 출원에 대해 거절 > 법률&보험

이미 등록된 상표와 혼동 가능성이 있다는 이유로 상표 출원에 대해 거절 이유 통지서를 받았습니다. 그런 데 출원 상표는 오래전부터 계속 별문제 없이 사용해오고 있었습니다. 이러한 사용 사실을 근거로 거절 이유를 극복할 수 있는 지요?

상표와 상품이 서로 비슷하여 출원상표와 등록 상표 사이에 언뜻 혼동가능성이 인정되나, 판매 시장의 상황에 비추어 실제 사용시 혼동이 일어나지 않거나, 등록 상표 자체의 결함으로 인하여 등록 상표를 취소함에 의해 상표 등록의 거절 이유?극복할 수 있는 경우가 있습니다.

적절한 상표의 선택 및 사용에 의한 소비자의 신용 (goodwill)의 축적은 오랜 시간 및 많은 노력과 비용이 걸리는 과정이며, 이미 사용되고 있는 출원 상표가 등록 상표와의 문제로 거절 이유를 받았을 경우, 여러 측면에서 검토하여 거절 이유를 극복하여 상표에 축적된 신용을 지키는 것이 바람직합니다.

출원 상표가 등록 상표의 출원일보다 먼저 사용된 경우 동시 사용 절차 (concurrent use proceeding)를 신청하여 거절 이유에 대응할 수 있습니다. 먼저 사용된 사실이 없는 경우 동시 사용 절차는 인용 상표의 소유자의 동의가 있어도 가능합니다.

 

이러한 동의는 일반 소비자에게 혼동을 일으키지 않도록 서로 상표의 사용 방법, 장소, 상품 등을 달리하여 상표를 사용하겠다는 약정에 의해 뒷받침되어야 합니다. 즉 출원 상표의 권리자와 인용 상표의 권리자 사이에 일정 조건하에 서로 상표를 방해되지 않게 사용하겠다는 내용에 인용 상표의 권리자가 동의를 하는 경우, 출원 상표의 동시 사용 등록이 가능한 길이 있습니다.

미국 특허상표청(United States Patent and Trademark Office)의 상?항소 심판부 (Trademark Trial and Appeal Board)에서는 실제 상거래에서 적법한 동시 사용이 있었으며, 앞으로 계속 상표를 사용하여도 혼동 (confusion), 착오(mistake), 또는 기만(deception)이 일어나지 않을 것으로 판단되는 지를 결정하게 됩니다. 상표의 동시 사용 등록은 법원의 결정(Course Decree)에 근거해서도 가능합니다.

마지막으로 등록 상표가 더 이상 사용되지 않고 있다거나 다른 이유로 등록 상표가 무효라고 믿어지는 경우, 상표 등록 취소 절차 (cancellation proceeding)를 밟을 수 있습니다. 이 경우 출원 상표의 심사 절차는 취소 절차의 결과가 나올 때까지 정지될 수 있습니다.

등록 상표가 계속 존재함에 의해 피해를 받게 되는 자는 상표 항소 심판부에 상표 등록 취소를 주장하는 청원 (petition)을 제출할 수 있습니다.

상표 등록 취소 절차 신청의 이유로는 통상 상표 심사의 거절 이유 통지의 근거가 되는 거절 이유 중 어느 것이나 가능합니다. 즉 거절 이유에 해당하나 심사 과정에서 간과되어 잘못 등록된 상표에 대해, 심사상의 잘못을 지적하여 등록을 취소시키는 것이 가능합니다.