미국에서 유통되거나 판매되지 않는 이름을 미국특허청에 상표로 등록할수 있는지요 > 법률&보험

Q : 현재 한국에서 제조업체를 운영하고 있습니다. 미국시장을 겨냥한 신제품 개발이 완료단계에 있습니다. 그동안은 주문자가 원하는 상표를 부착하는 방식(OEM)으로 수출을 해왔는데 이번에는 한국특허청에 등록된 저희의 독자적인 상표로 그대로 사용하여 미국시장을 공략해볼 생각입니다. 우선 미국에 상표등록을 해야 될 것 같은데 현재, 미국에서 유통되거나 판매되지 않는 이름을 미국특허청에 상표로 등록할 수 있는지요.

A : 미국내에서 현재 사용되지는 않으나 앞으로 사용예정인 이름이라면 미국특허청에 상표로 등록할 수 있습니다.

미국특허청을 통한 상표등록에는 세 가지 방법이 있습니다.

하나는 상표 출원서에 Intent to Use (현재 미국에서 사용하고 있지 않으나 앞으로 사용 예정)를 명시하는 등록이고, 다른 하나는 상표 출원서에 Actual Use (현재 미국에서 사용하고 있음)를 명시하는 상표등록이고, 또 다른 하나는 Relying on Foreign Certificate(외국에 상표로 등록되었음)을 상표 출원서에 명시하는 방법입니다.

 

Intent to Use를 통한 상표출원의 경우에는 상표를 출원한지 6개월 정도 되면 상표공개 통지서(Notice of Publication) 또는 거절통지서(Office Action)를 받게 됩니다. 거절통지를 받으면 상표등록 출원서를 보정하여 다시 출원하거나 또는 출원을 포기하여야 합니다.

상표공개 통지서가 발행되면 그로부터 3개월 이후에 상표가 공개되며 공개 된지 3개월 동안 제3자로부터 이의제기가 없으면 상표허락 통지서(Notice of Allowance)를 받게 됩니다. 상표허락 이후 6개월 이내에 실제 사용 진술서(Statement of Use) 또는 사용 연장 신청서(Extension of Use)를 특허청에 제출하여야합니다.

실제사용 진술서는 현재 사용하고 있음을 입증하는 서류이고, 사용 연장 신청서는 아직 상표로 사용하지 않으나 일정기간 후에 상표로 사용할 예정임을 확인해주는 서류입니다. 실제사용진술서가 특허청에 접수되면 상표등록증(Certificate of Trademark)이 발급됩니다. 상표사용 연장신청은 세 번까지 가능하며 한번에 6개월씩 연장 가능합니다.

Actual Use를 통한 상표출원의 경우에도 Intent to Use의 경우처럼 상표를 출원한지 6개월 정도 되면 상표공개 통지서 또는 거절통지서를 받게 됩니다. 상표공개 통지서를 받으면 그로부터 3개월 이후에 상표가 공개(Publication)되며 공개된 지 3개월 동안 제3자로부터 이의제기가 없으면 상표등록증(Certificate of Trademark)이 발급됩니다. 물론 거절통지를 받으면 상표등록 출원서를 보정하여 다시출원하거나 출원을 포기하여야 합니다.

Relying on Foreign Certificate을 통한 경우에는 상표출원서와 함께 한국특허청으로부터 받은 상표등록증을 함께 제출하여야 합니다. 이 경우에 현재 미국에서 사용하고 있지는 않으나 Actual Use와 같은 기준으로 출원심사가 진행됩니다. 또한 한국특허청에 상표를 출원한지 6개월이 지나지 않았으면 한국 상표출원 우선권을 주장하여 미국특허청에 상표출원 할 수 있으며 이 경우 미국특허청에 상표가 등록되면 그 상표권은 최초 한국출원일로부터 개시됩니다.

귀하의 경우에는 우선 등록하고자 하는 이름이 귀사의 제품 카테고리(International Classifications 01-42)에 다른 개인 또는 회사가 이미 미국특허청 상표로 등록되었는지를 확인하신 후에 Relying on Foreign Certificate또는 한국출원 우선권 주장으로 미국특허청에 상표출원 할 수 있습니다.