상표권을 확보하려하는데 어떠한 방식 > 법률&보험

Q . 저희는 자체 브랜드의 의료장비를 제조하는 기업입니다. 최근 남미 및 유럽지역으로 시장 확대를 기획하고 있습니다. 저희 상표는 이미 오래전에 미국특허청에 등록된 상태입니다. 미국이외의 몇몇 국가에서 상표권을 확보하려하는데 어떠한 방식이 가능한지요?

A . 특허법과 같이 상표법은 해당국가 내에서만 유효한 국내법입니다.

가령, 한국에 등록된 상표는 한국내에서만 상표권 행사가 가능합니다. 따라서 10개국에서 상표권을 확보하려면 원칙적으로 개별국가의 대리인(변호사)을 각각 선임하여 해당국 정부(특허청)에 개별적으로 상표를 출원한 후에 상표심사를 거쳐 상표등록이 되어야 해당국에서의 상표권 확보가 가능합니다. 많은 비용과 시간이 소요되는 쉽지 않은 절차입니다.

다행히 국제상표출원 제도의 필요성을 공감하는 국가가 늘어나면서 국제상표등록제도가 생겨났고 이를 이용하여 저렴한 비용으로 여러나라에 상표를 등록하는것이 가능해 졌습니다.

 

마드리드 조약(Madrid Protocol)이라 불리는 국제상표출원제도를 이용하면 해당국가의 변호사를 통하지 않고도 상표출원인 거주국의 특허청을 통하여 조약내의 다른나라에 상표권을 확보할수 있습니다.

국제상표출원인 거주국이 조약의 가입국이고 거주국 특허청에 신청 또는 등록된 상표가 있다면 국제상표등록제도의 이용이 가능합니다.

2005년 1월 현재 한국, 미국, 일본, 중국, 유럽지역국가 및 북한을 포함하는 66개 국가가 마드리드 조약의 가입국입니다. 그러나 아쉽게도 스페인어의 조약내 공용어 채택의 문제가 해결되지 않아 아직 남미각국은 마드리드 조약의 가입국이 아니지만 조만간에 남미각국도 마드리드 조약의 가입국이 될것으로 예상됩니다.

마드리드 조약에 따른 국제상표등록제도의 가장 큰 장점은 출원인 소재국가의 특허청(Office of origin)을 통한 한번의 출원(single application)으로 국제상표등록번호 (international registration number)를 먼저 부여받는다는 점과, 국제상표등록출원서에 지정한 국가(designated nations)의 특허청이 12개월 내지 18개월 이내에 국제상표사무국(International Bureau)에 거절통지를 해오지 않으면 자동으로 지정국 내에 상표권이 발생된다는 점 그리고 국제상표등록제도를 이용하여 등록된 여러나라 상표를 매 10년마다 일괄 갱신(single renewal)이 가능한 점등입니다.

그러나 국제상표신청후 5년간은 원출원(base application) 또는 원등록(base registration)의 영향권에 묶이게 되어, 가령 원출원 또는 원등록이 취소되거나 포기되면 국제상표등록 전체가 포기될수 있다는 것은 단점중의 하나입니다.

마드리드 조약에 따른 국제상표등록제도는 매우 편리하고 출원비용의 대폭적인 절감을 가져다주는 것은 분명하지만 출원절차와 출원후 관리가 상대적으로 복잡하고 전문성이 요구되므로 미국 상표법 및 국제상표등록제도에 대한 전문적인 지식을 구비한 변호사를 선임하는 것이 매우 중요합니다.