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한국특허청에 이미 출원된 상표를 미국특허청에도 상표출원하려고 합니다. 어떤 절차를 밟아야 하는 지요?

미국연방정부 상표출원(Federal Trademark Application)은 미국내 50개 주에서의 상표 독점사용을 가능하게 합니다. 따라서, 한국내 기업이 미국 시장에 성공적으로 진출하기 위한 중요 절차중의 하나는 미국 연방 특허청 (www.uspto.gov)에 상표를 등록하는 것이라 할수 있습니다.

한국내 유명 상품을 미국 시장에 현재 팔고 있거나 또는 앞으로 판매할 계획이라면 한국내 상표권을 미국 시장으로 확대하여 미국내 독점사용권을 확보하는 것이 중요합니다.

미국시장 진출을 고려하는 한국기업의 경우, 만일 한국특허청에 신청중이거나 이미 등록된 상표가 있다면 이를 근거로 미국특허청에 상표출원하는 방식을 고려해 볼수 있습니다.

 

이는 특히 자체상표의 제품을 미국시장에 유통시키기 이전에 미국내 상표권을 확보하고자 하는 기업에 유리한 출원 방식입니다.

실제 사용이전에도 상표등록을 허용하는 한국 상표법과는 달리 미국 상표법은 실제 비지니스에 사용되고 있는 상표의 출원(application)에 대해서만 등록 (registration)을 인정하고 있습니다.

다시말하면, 한국내 기업이 동일상표의 제품으로 가령 1년정도 후에 미국시장에 진출하고자 하는 경우, 한국특허청에 출원중이거나 등록된 상표를 근거로 미국내 상표권 확보가 가능합니다.

이를 더 자세히 설명하면 다음과 같습니다.

첫째, 한국특허청에 출원중인 상표를 외국상표출원 우선권을 주장하며 미국특허청에 출원하는 방식을 이용하면, 한국 출원일자가 미국내 상표권 주장의 중요한 근거가 될수 있습니다. 다만 이러한 우선권 주장은 미국이외의 국가에 최초로 출원한 날로부터 6개월 이내에만 가능합니다. 미국 특허청이 출원된 상표를 심사할 때, 등록 상표 또는 다른 상표 출원과 출원일의 선후를 비교하게 됩니다. 우선권 주장을 하여 출원할 경우 실제 미국에 출원한 날보다 길게는 6개월까지 심사의 기준이 되는 일자가 빨라지게 되어 심사에 유리하게 작용할수 있습니다.

둘째, 한국에 이미등록된 상표를 근거로 미국에 상표출원하는 경우에는 상표의 실제 사용 증거를 제출하지 않아도 되는 장점이 있습니다. 미국 이외의 국가에 등록된 상표를 활용하면 미국내에서 실제로 사용되고 있지 않은 상표라 해도 상표심사를 통과하는 경우 미국특허청은 상표등록을 허용합니다. 이러한 외국출원 우선권 주장과 관계없이 상표 출원하는 경우에는 출원당시 또는 나중에 실제 사용증거를 미국특허청에 제출하여야 상표등록이 가능합니다.

외국에 출원중인 상표에 근거한 미국상표출원의 경우라 해도 일정기간후 미국내에서 상표가 실제로 사용된다면 출원기준을 변경하여 미국내 실제 사용 증거를 제출하면 상표등록이 가능합니다. 단, 외국 특허청에 등록된 상표에 근거한 미국상표출원에 따라 실제 사용 증거의 제출없이 상표가 연방정부에 등록되는 경우에도 미국상표법에 따라 등록일로부터 5년에서 6년사이에 실제 사용 증거를 제출하여야 합니다. 이와는 별도로 모든 등록된 상표는 등록일로부터 매 10년마다 상표등록 갱신 신청서와 실제 사용증거를 미국특허청에 제출 하여야 미국내 상표권이 유지됩니다.

외국에 출원중인 상표 또는 외국에 등록된 상표를 근거로 미국 상표 출원을 하는 경우에는 각각 외국 출원 우선권 서류 또는 등록증 등본(certified copy of trademark certificate)과 번역자의 사인이 포함된 영문번역문이 필요합니다.